Интеллектуальные среды от CLS: лес рубят – шишки летят

Производитель воды «Шишкин лес» пытается аннулировать товарный знак «Шишкин лес». Это не ошибка: в 2014 году специальная норма закона допустила регистрацию аналогичного товарного знака для другого лица.

В новом выпуске рубрики #интеллектуальныесреды разберем свежий спор между производителями воды и поговорим о том, почему Роспатент допускает существование на рынке двух одинаковых товарных знаков.

ЛЕС РУБЯТ – ШИШКИ ЛЕТЯТ

Потребители часто сталкиваются с похожими названиями или дизайнами товаров. Товары с одинаковыми названиями – более редкая ситуация. Поэтому ООО «Шишкин Лес Холдинг», производитель воды «Шишкин лес», попыталось оспорить охрану одноимённого товарного знака по свидетельству № 536980, принадлежащего ООО «Нарзан Крымский». В качестве аргументов для оспаривания общество ссылалось на серию ранее зарегистрированных товарных знаков с элементом «Шишкин Лес».

Источник: 1.fips.ru

Данный случай ставит перед бизнесом много вопросов, с которыми мы попробуем разобраться ниже.

КАК ВОЗНИКЛА ТАКАЯ СИТУАЦИЯ?

После присоединения Республики Крым в качестве субъекта Российской Федерации российский законодатель разработал специальный механизм для признания исключительных прав на товарные знаки крымских правообладателей – путем подачи заявления эти лица могли получить аналогичную регистрацию своего товарного знака на территории России (статья 13.1 Федерального закона Российской Федерации от 18.12.2006 № 231-ФЗ).

Этим воспользовалось ООО «Нарзан Крымский» и получило исключительное право на товарный знак №536980 «ШИШКИН ЛЕС». При этом в качестве даты приоритета товарного знака указано 26 августа 2005 года, т.е. дата подачи заявки на территории Украины. Другими словами, для российской правовой системы, в том числе Роспатента, считалось, что товарный знак охраняется на территории России с 2005 года, а не с даты подачи заявления на регистрацию товарного знака (08 сентября 2014 года).

После регистрации товарного знака ООО «Нарзан Крымский» использовало его на территории России, а ООО «Шишкин Лес Холдинг» продолжил использовать свои товарные знаки, что создало путаницу на рынке: некоторые контрагенты обращались к ООО «Шишкин Лес Холдинг» с претензиями относительно качества продукции, производившейся крымской компанией, а также с просьбами разъяснить, связана ли эта компания с ООО «Шишкин Лес Холдинг». Это и привело к обращению в Палату по патентным спорам с требованием аннулировать товарный знак ООО «Нарзан Крымский».

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ ПОЗИЦИЯ СТОРОН?

Согласно материалам Палаты по патентным спорам, ООО «Шишкин Лес Холдинг» требовало прекратить действие товарного знака ООО «Нарзан Крымский» ввиду его способности ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товара (пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

Для обоснования своей позиции заявитель указывал на сходство до степени смешения его товарных знаков со спорным товарным знаком, а также следующие доказательства:

• более ранние регистрации товарных знаков;


• документы о производстве, поставках и продвижении воды;


• рекламные материалы и архивные страницы сайта;


• сведения о географии продаж;


• обращения потребителей и контрагентов, которые, по мнению заявителя, подтверждали фактическую путаницу;


• социологическое исследование;


• сведения о различиях между водой, выпускаемой под одинаковым обозначением.

Правообладатель спорного знака, напротив, указывал, что одного совпадения слов недостаточно. По его мнению, заявитель не доказал, что именно на дату, значимую для оценки регистрации (18 марта 2014 года), российский потребитель устойчиво связывал обозначение «ШИШКИН ЛЕС» с конкретным юридическим лицом ООО «Шишкин Лес Холдинг». Правообладатель также критиковал методику социологического исследования, ссылался на наличие нескольких компаний с похожими фирменными наименованиями и отмечал, что упаковка его продукции содержит дополнительные сведения о происхождении и производителе, что исключает ввод потребителя в заблуждение.

ПОЗИЦИЯ ПАЛАТЫ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ

По итогам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам пришла к следующим важным для практики выводам:

• Регистрация товарного знака на основании статьи 13.1 Федерального закона Российской Федерации от 18.12.2006 № 231-ФЗ не лишает заинтересованного лица права оспорить такой товарный знак путем подачи возражения в Палату по патентным спорам.


• Роспатент подтвердил наличие сходства между товарными знаками ООО «Шишкин Лес Холдинг» и товарным знаком ООО «Нарзан Крымский».


• В то же время, само по себе совпадение обозначений не означает, что регистрация обязательно противоречит подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ: для признания знака вводящим в заблуждение необходимо установить, что он формирует у потребителя ложное представление о товаре, его изготовителе, качестве или месте происхождения.


• При этом возможность введения потребителя в заблуждение в данном случае необходимо оценивать не на дату подачи заявления на регистрацию спорного товарного знака в России, а на дату подписания Договора о принятии Республики Крым в состав России – 18 марта 2014 года.

Таким образом, в данном случае Палата по патентным спорам заняла крайне консервативную позицию и потребовала заявителя доказывать возможность введения потребителя в заблуждение ретроспективно – на 18 марта 2014 года. Ввиду отсутствия необходимых доказательств, Палата по патентным спорам приняла решение оставить действие товарного знака ООО «Нарзан Крымский» в силе.

В настоящее время ООО «Шишкин Лес Холдинг» оспаривает указанное решение в Суде по интеллектуальным правам (дело № СИП-863/2026). Полагаем, что позиция судебного органа поставит точку в данном споре.

ВЫВОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Спор вокруг товарного знака «ШИШКИН ЛЕС» показывает: даже при совпадении обозначений, победа заявителя с более старшим товарным знаком не гарантирована. Для защиты бренда важны не только более ранние регистрации, но и доказательства его использования и того, как именно потребитель воспринимал обозначение.

• Не откладывайте реакцию на товарные знаки конкурента. В данном случае спор возник после 10 лет с момента регистрации товарного знака в России, что значительно усложнило сбор доказательственной базы. Рекомендуем регулярно производить мониторинг поданных заявок и зарегистрированных товарных знаков, чтобы оперативно пресекать действия по регистрации сходных товарных знаков.


• Заранее формируйте доказательственную базу. Свидетельство на товарный знак подтверждает исключительное право, но само по себе не доказывает широкую известность обозначения и его связь с конкретным производителем. Сохраняйте договоры поставки, накладные, данные о продажах, рекламные договоры и акты, каталоги торговых сетей, публикации, фото упаковки и выкладки, архивные версии сайта, сведения о географии распространения продукции.


• Оценивайте дату изготовления доказательств. В спорах об оспаривании регистрации товарного знака обычно имеет значение восприятие потребителей на конкретную юридически значимую дату, а не только известность бренда сегодня. Документы, созданные позднее, могут подтверждать общую историю использования, но не всегда заменяют доказательства, относящиеся к соответствующему периоду.


• Проводите периодические социологические опросы. Социологический опрос может стать сильным доказательством, однако они не всегда позволяют установить какие-либо обстоятельства ретроспективно, особенно если прошел достаточно большой промежуток времени. В этой связи рекомендуем периодически проводить социологические опросы, при этом стараться задавать нейтральные вопросы: они не должны внушать респонденту нужный ответ; выборка должна соответствовать релевантной аудитории; изображения товара – отражать реальную маркировку.

Команда группы интеллектуальной собственности CLS поможет провести аудит портфеля товарных знаков, проверить риски при запуске нового бренда и использовании сходных обозначений, оформить лицензионные и внутригрупповые договоры, а также сформировать доказательственную базу для защиты бренда в Роспатенте, ФАС России и суде. Если ваш бизнес столкнулся с риском смешения, оспариванием товарного знака или претензией конкурента – пишите нам на tm@cls.ru, будем рады помочь!

Защищаем бренды не только в Роспатенте, но и на рынке – ваши #интеллектуальныесреды.