Обзоры законодательства
Что делать с IP-активами в России при уходе компании с рынка
- Услуга: Интеллектуальная собственность
- Дата: 09.03.2022
Для многих наших партнеров и коллег сейчас особенно остро стоят вопросы, связанные с возможным прекращением бизнеса в России. Для того чтобы минимизировать риски в области интеллектуальной собственности и выйти из ситуации с наименьшими потерями, мы рекомендуем рассмотреть следующие варианты действий с IP-активами.
Действия при прекращении бизнеса в России
I. Провести внутренний аудит IP-объектов
В том случае, если ваша компания не проводит регулярный аудит своих IP-объектов, перед тем как предпринимать какие-либо активные действия, мы предлагаем провести такой аудит, который позволит выяснить:
- количество объектов интеллектуальной собственности;
- их правообладателя, срок и территорию действия прав;
- наличие каких-либо обременений на IP-активах (залога, заключенных лицензионных и франчайзинговых соглашений);
II. Действия с IP-активами, зарегистрироваными в России
Большинство международных компаний работают на территории России через юридических лиц, специально зарегистрированных для этого в Российской Федерации и действующих в соответствии с российским законодательством. Если после ликвидации российской дочерней компании важно сохранить правовую охрану IP-объектов на территории России, в том числе, чтобы не допустить распространение контрафактного товара, то необходимо принять соответствующие меры.
Существует множество различных подходов к управлению IP-активами. В зависимости от того, какого подхода придерживается компания, будут отличаться комплексы мер:
Вариант 1. Товарные знаки, патенты на изобретения, полезные модели или промышленные образцы (или иные объекты) зарегистрированы на российскую дочернюю компанию
Рекомендуемые действия: организовать передачу прав на IP-активы головной международной компании:
- заключить договор отчуждения исключительных прав на объекты;
- организовать регистрацию перехода прав в Роспатенте путем подачи одностороннего заявления с приложением копии договора об отчуждении прав или заявления, подписанного двумя сторонами договора.
Важно: при ликвидации российской компании права не перейдут к головной компании автоматически – для этого нужно будет совершить специальные регистрационные действия в Роспатенте. Иначе для всех третьих лиц ликвидированная компания останется правообладателем, что, в свою очередь, воспрепятствует возможным действиям с объектами интеллектуальной собственности (например, заключение лицензионных договоров, судебная или иная защита прав на объекты интеллектуальной собственности).
Обратите внимание, что иностранная компания, обращаясь в Роспатент, может действовать только через патентного поверенного.
Вариант 2. Товарные знаки, патенты на изобретения, полезные модели или промышленные образцы (или иные объекты) зарегистрированы на головную компанию, а российская дочерняя компания использует такие объекты по лицензии или договору коммерческой концессии (франчайзинга)
Рекомендуемые действия: организовать регистрацию прекращения предоставления права использования по указанным договорам:
- если договор заключен на определенный срок, то можно дождаться истечения данного срока, после чего предоставление права использования будет считаться прекратившимся автоматически – совершение дополнительных действий не требуется;
- если договор заключен на длительный срок или на весь срок действия исключительного права – рекомендуется заключить соглашение о расторжении договора и зарегистрировать в Роспатенте прекращение права использования объектов интеллектуальной собственности путем подачи одностороннего заявления с приложением копии соглашения о расторжении или заявления, подписанного двумя сторонами соглашения.
Важно: бездействие и оставление в реестрах Роспатента информации о якобы действующем лицензионном или франчайзинговом договоре является высоким риском. Другие лица, в том числе государственные органы, будут считать, что договор продолжает свое действие. Потенциально это может привести к ряду проблем, связанных с налоговыми и таможенными органами.
Обращаем внимание, что на момент написания статьи (09.03.2022) органами власти не было введено каких-либо ограничений, связанных с регистрацией в Роспатенте отчуждения (перехода прав) на объекты интеллектуальной собственности между российскими и иностранными компаниями. Поэтому мы полагаем, что такое распоряжение правом должно быть зарегистрировано Роспатентом, если были соблюдены все условия, установленные российским законодательством.
III. Завершить все договорные отношения по использованию объектов интеллектуальной собственности третьих лиц
Деятельность большинства компаний не может обходиться без использования объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам, например, программного обеспечения.
В отношении лицензирования объектов интеллектуальной собственности российское законодательство не устанавливает каких-либо исключений – для расторжения или изменения таких договоров применяются общие правила. Так, если в договоре прямо не установлено право одной из сторон на расторжение данного договора во внесудебном порядке, то договор может быть расторгнут или по соглашению сторон, или в судебном порядке.
Рекомендуемые действия: принять меры по расторжению указанных соглашений. Если в договоре не предусмотрено право на односторонний внесудебный отказ от его исполнения – рекомендуется связаться с контрагентами по лицензионным договорам и обсудить дальнейшие действия по расторжению договора.
Важно: оставлять договорные отношения без изменений рискованно, поскольку в соответствии с российским законодательством лицензионные платежи выплачиваются не за фактическое использование объектов интеллектуальной собственности по договору, а за саму возможность такого использования. Если в договоре установлена выплата фиксированного вознаграждения, прекращение использования IP-объектов не освободит от обязанности выплаты такого вознаграждения.
Также важно: в России, в отличие от некоторых других юрисдикций, форс-мажор не освобождает от обязанности исполнить обязательство, а лишь освобождает должника от ответственности за неисполнение обязательства по причине форс-мажора. После того как такие обстоятельства отпадут, должник будет обязан продолжить исполнять свои договорные обязательства. При этом оценить, является ли то или иное обстоятельство форс-мажором, может только суд в рамках конкретного дела.
Обращаем внимание, что на момент написания статьи (09.03.2022) органами власти не было введено каких-либо ограничений, связанных с подачей и рассмотрением судами исков о расторжении лицензионных и иных договоров об использовании объектов интеллектуальной собственности. В связи с этим мы полагаем, что вышеуказанные иски в случае их подачи в надлежащем порядке и с соблюдением установленных законом требований должны быть рассмотрены судом.
Тем не менее, ранее в законодательной практике вводились моратории на подачу и рассмотрение судами определенных типов исков (в частности, исков о признании должника банкротом), что в теории не исключает возможность введения аналогичного моратория и в отношении исков, связанных с объектами интеллектуальной собственности.
Мы надеемся, что наши рекомендации смогли дать вам немного спокойствия, так необходимого в эти времена перемен. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным способом.
Данный обзор подготовили юристы практики интеллектуальной собственности Capital Legal Services Антонина Шишанова и Виктор Калужский.