Обзоры законодательства
Значимые позиции СИП и ВС РФ по праву интеллектуальной собственности за второе полугодие 2017 года
- Услуга: Интеллектуальная собственность
- Дата: 09.01.2018
Позиции СИП по авторскому праву
1. На включение музыкального произведения в состав телепередачи при ее создании требуется получение отдельного согласия правообладателя
(Постановление СИП от 09.10.2017 по делу № А40-123252/2016)
ООО «Национальное музыкальное издательство» обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО «Первый Канал» о взыскании компенсации за незаконное использование песни «Темная ночь» в телепередаче «Голос» в размере 1 000 000 рублей и об обязании ответчика опубликовать решение суда.
Истец полагал, что ответчик нарушил условия внедоговорного использования музыкального произведения путем включения его в переработанном виде в состав аудиовизуального произведения. При этом истец на момент использования произведения в составе телепередачи являлся обладателем исключительной лицензии на такие способы использования произведения как: сообщение в эфир, доведение до всеобщего сведения и включение/использование произведения в составе сложных объектов, что подтверждается авторскими договорами с наследниками авторов и дополнительными соглашениями к ним.
По мнению ответчика, он не обязан был получать разрешение истца на переработку произведения, поскольку не было самой переработки – прозвучавшее в телепередаче произведение отличалось от оригинала на слух только потому, что было исполнено вживую. Ответчик также ссылался на то, что он уже выплатил Российскому авторскому обществу (РАО) вознаграждение за сообщение произведения в эфир.
Суд по интеллектуальным правам указал, что включение произведения в состав телепередачи при ее создании предшествует ее последующему сообщению в эфир. Данный этап представляет собой самостоятельный способ использования произведения, и на него необходимо получать отдельное согласие у правообладателя.
Чтобы использовать музыкальное произведение в другом произведении, необходимо заключить лицензионный договор с правообладателем. При сообщении в эфир телепередачи, имеющей характер аудиовизуального произведения, авторам использованного в ней произведения должно выплачиваться вознаграждение.
Создатель аудиовизуального произведения, в состав которого включена песня, не приобретает право использовать ее в составе сложного объекта лишь посредством заключения лицензионного договора с РАО. Таким договором не может быть предоставлено и право на переработку музыкального произведения, поскольку у РАО отсутствует соответствующая аккредитация.
Вывод:
При сообщении в эфир телепередачи (аудиовизуального произведения), в состав которой включены музыкальные произведения, необходимо получать отдельное согласие правообладателей таких музыкальных произведений на их переработку и включение в состав аудиовизуального произведения.
2. Если незаконно использован кадр из мультфильма с несколькими персонажами, изображение каждого из которых охраняется как отдельный объект прав, компенсация подлежит взысканию за использование изображения каждого из персонажей
(Постановление СИП от 05.10.2017 по делу №А51-31289/2016)
Правообладатель обратился в суд к индивидуальному предпринимателю в связи с продажей последним набора игрушек, изображающих персонажей мультфильма «Барбоскины».
Персонажи мультфильма зарегистрированы в качестве товарного знака. Кроме того, истец заявлял, что, продавая данные игрушки ответчик нарушил его права на рисунки (наброски) персонажей мультфильма. Ввиду этого истец просил суд взыскать компенсацию за нарушение прав на пять товарных знаков и четырех персонажей в минимальном размере – 90 000 рублей.
Ответчик утверждал, что он нарушил права на кадры аудиовизуального произведения (мультипликационного сериала), содержащие изображение спорных персонажей, а не на самих персонажей. Поэтому с него подлежит взысканию одна компенсация - за нарушение прав на мультфильм в целом.
Суд по интеллектуальным правам поддержал позицию истца, указав, что в данном случае правообладатель ссылался на нарушение ответчиком прав на произведения изобразительного искусства (рисунки персонажей мультипликационного сериала), а не на персонажи этого произведения (динамические образы). Персонаж аудиовизуального произведения и произведение изобразительного искусства (рисунок персонажа) – различные объекты авторского права.
Соответственно, в данном деле защите подлежит каждый из объектов авторского права (набросок персонажа), поскольку они являются самостоятельными объектами правовой охраны.
Вывод:
При незаконном использовании кадров из мультфильмов правообладатель может требовать взыскания компенсации не только за нарушение прав на сам мультфильм, но и за нарушение прав на рисунки каждого отдельного персонажа, изображенного на использованном кадре.
Позиции СИП по взысканию компенсации за нарушение исключительных прав
3. Снижение размера компенсации ниже минимального не допускается, если установлено нарушение исключительного права только на один товарный знак
(Постановление СИП от 30.08.2017 по делу №А68-10526/2016)
ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Сладкий дом» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 200 000 рублей.
Истец обосновывал свои требования тем, что ответчик производил четыре разновидности пряников с наименованием «Сказка», при этом истец является правообладателем словесного товарного знака «СКАЗКА SKAZKA». Производство каждого вида пряников, по мнению истца, является самостоятельным нарушением, и за каждое нарушение подлежит взысканию компенсация в размере 300 000 рублей.
Суд первой инстанции удовлетворил заявленные исковые требования частично, взыскав с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 60 000 рублей. Суд указал, что фактом нарушения является не производство отдельного вида пряников, а факт их продажи. Истец провел две «контрольных закупки», поэтому и нарушения было только два. Кроме того, суд сослался на Постановление КС РФ от 13.12.2016 №28-П, в котором определены критерии снижения компенсации ниже низшего предела. Суд апелляционной инстанции оставил это решение без изменений.
Суд по интеллектуальным правам отменил принятые по делу судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции отметив, что позиция КС РФ, примененная судами в данном деле, допускает снижение размера компенсации ниже минимального предела только в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при ведении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности.
Поскольку в настоящем деле установлено нарушение исключительного права только на одно средство индивидуализации, применение нижестоящими судами позиции КС РФ о снижении размера компенсации (в том числе ниже минимального предела, установленного действующим законодательством), неправомерно.
NB: В рассматриваемом деле суды не снижали компенсацию ниже минимального предела, составляющего 10 000 рублей – она была взыскана в размере 30 000 рублей за каждое нарушение. Суды сослались на Постановление КС РФ лишь для подкрепления своей позиции о необходимости снизить компенсацию В то же время, СИП сформулировал принципиальную позицию – подходы, изложенные в Постановлении, касаются только нарушений прав одним действием на несколько товарных знаков. Это значит, что и снизить компенсацию ниже низшего предела, если нарушены права на один товарный знак, нельзя.
При новом рассмотрении судом первой инстанции была взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 600 000 рублей.
Вывод:
Компенсация может быть снижена судом ниже минимального предела только если одним действием нарушаются права на несколько объектов интеллектуальной собственности (товарный знаков, произведений и т.д.).
4. Претензионный порядок при взыскании двукратной стоимости контрафактных экземпляров считается соблюденным частично в случае, если в претензии указана сумма меньше заявленной в иске
(Постановление СИП от 10.07.2017 по делу №А41-63873/2016)
Истец – правообладатель программного обеспечения – обратился в суд с требованием о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на ПО. При этом, поскольку для взыскания компенсации необходимо соблюсти претензионный порядок, истец перед подачей иска направил ответчику претензию, в которой потребовал выплатить компенсацию в размере 587 300 рублей.
В свою очередь, в иске истец привел другой расчет компенсации, указав, что 587 300 рублей – это стоимость ПО, которое незаконно использовал ответчик. Размер подлежащей взысканию компенсации, при этом, равен двукратной стоимости контрафактных экземпляров (пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ). На основании этого истец заявил о взыскании компенсации в размере 1 175 800 рублей – в два раза больше, чем было указано в претензии.
Суд по интеллектуальным правам отметил, что в отношении части заявленной компенсации за нарушение исключительного права истцом не был соблюден обязательный претензионный порядок. В претензии был указан размер компенсации в два раза меньше, чем в иске. Кроме того, из содержания претензии невозможно установить, что в случае неисполнения изложенных в ней требований в добровольном порядке истец обратится в суд за взысканием компенсации в двукратном размере стоимости экземпляров произведений.
Таким образом, поскольку иск заявлен на большую сумму, чем указано в претензии, досудебный порядок в этой части нельзя считать соблюденным. При этом суд отметил, что заявитель не лишен права повторно обратиться в суд с иском в случае соблюдения им предусмотренного законом досудебного порядка урегулирования спора.
В другом деле Суд по интеллектуальным правам указал, что отсутствие в претензии конкретной суммы компенсации не является основанием для признания претензионного порядка несоблюденным, если пределы размера компенсации, которая может быть предъявлена ко взысканию, были воспроизведены в тексте претензии (Постановление СИП от 30.08.2017 по делу № А36-4979/2017).
Вывод:
Если сумма компенсации, указанная в досудебной претензии, меньше, чем заявленная в иске компенсация в размере двукратной стоимости контрафактных экземпляров, и при этом в претензии не указано, что в случае неисполнения требований в добровольном порядке истец заявит исковые требования в размере такой двукратной стоимости, претензионный порядок будет признан соблюденным только в части той суммы, которая была указана в претензии. В оставшейся части исковые требования будут оставлены без рассмотрения.
Таким образом, принимая во внимание складывающуюся практику, рекомендуется прямо указывать в претензии размер будущих исковых требований и/или указывать со ссылкой на закон, что иск будет заявлен в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей или в размере двукратной стоимости контрафактных экземпляров.
5. Суд может снизить размер компенсации за нарушение исключительных прав при наличии у нарушителя детей и кредитных обязательств
(Постановление СИП от 23.10.2017 по делу №А74-16726/2016)
Компания Carte Blanche Greetings обратилась в суд с исковым заявлением к ИП Волвенкиной О.В. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в общем размере 40 000 рублей. Решением суда первой инстанции исковые требования были удовлетворены частично, с ответчика было взыскано суммарно 5 000 рублей.
Суд по интеллектуальным правам, оставляя ранее принятые по делу судебные акты без изменений, указал, что при определении размера компенсации суды нижестоящих инстанций правомерно приняли во внимание, что средний месячный доход ответчика практически равен заявленной компанией к взысканию сумме компенсации, а также что у ответчика имеются обязательства перед кредитными организациями.
Кроме того, Суд по интеллектуальным правам отметил, что судами правомерно учтен факт наличия у предпринимателя-ответчика на иждивении двух детей, один из которых является малолетним (не достигшим возраста 14 лет), а второй проходит обучение по очной форме и не трудоустроен.
Вывод:
Складывающаяся практика рассмотрения споров о взыскании компенсации такова, что суды принимают во внимание все обстоятельства, позволяющие снизить компенсацию. Если ответчиком является индивидуальный предприниматель, суды снижают компенсацию на основании обстоятельств, связанных с личностью данного лица, а не только с его предпринимательской деятельностью.
Таким образом, перед предъявлением требований к нарушителю-индивидуальному предпринимателю необходимо быть готовым к снижению размера компенсации в том числе по личным обстоятельствам.
Позиции СИП по иным вопросам права интеллектуальной собственности
6. Нарушитель может быть привлечен к административной ответственности за незаконное использование товарного знака даже если сам правообладатель его не использует
(Постановление СИП от 08.06.2017 по делу №А21-5638/2016)
Калининградская областная таможня обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении ООО «Балтик Империал» к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование комбинированного товарного знака «bubble gum» (№510279).
Арбитражный суд Калининградской области привлек общество к административной ответственности, однако суд апелляционной инстанции данное решение отменил, сославшись на то, что сам правообладатель не использует товарный знак на аналогичных товарах.
Суд по интеллектуальным правам отметил, что неиспользование товарного знака на аналогичной продукции самим правообладателем не имеет значения при установлении состава правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ и не препятствует привлечению к ответственности.
Вывод:
Если права на зарегистрированный товарный знак были нарушены, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности независимо от того, что сам правообладатель этот товарный знак не использует.
NB: При этом нужно помнить, что при привлечении взыскании компенсации в порядке гражданско-правовой ответственности может быть применен совершенно иной подход. Так, в Определении Верховного Суда РФ от 23.07.2015 по делу №310-ЭС15-2555, А08-8802/2013 правообладатель не использовал товарный знак на протяжении 15 лет, и Верховный суд признал, что предъявление им иска о взыскании компенсации за использование такого товарного знака является злоупотреблением правом. На этом основании в иске правообладателю было отказано.
7. Регистрация товарного знака за определенным лицом не может противоречить общественным интересам
(Постановление СИП от 09.10.2017 по делу №СИП-65/2017)
ООО «Логистика Сервис Качество» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента, отказавшего в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака «Гордость Молдавии» и об обязании Роспатента зарегистрировать указанный товарный знак.
По мнению Роспатента, общеизвестным является то обстоятельство, что Республика Молдова обладает богатыми традициями производства алкогольной продукции. Следовательно, государственная регистрация обозначения «Гордость Молдавии» на имя российского юридического лица, не имеющего никакого отношения к Республике Молдова, нарушает интересы Республики Молдова, ее производителей алкогольной продукции, экспортирующих свои товары в Россию, а также потребителей товаров.
Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что положения ГК РФ, на которые ссылается Роспатент (п. 3 ст. 1483 ГК РФ) действительно запрещают регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих публичным интересам. В то же время, в этом положении закона речь идет об обозначениях, которые противоречат общественным интересам «сами по себе» (например, так называемые «скандальные» обозначения, противоречащие морали и этике).
Это интересно: Очевидно, что общественные интересы – понятие достаточно размытое, и каждый понимает его по-своему. В разное время Роспатент отказывал по данному основанию в регистрации обозначений «» (нарушение норм орфографии), «АКАДЕМИЯ ШПИОНАЖА» (шпионаж является уголовно наказуемым деянием), «ХАЛЯВА» (жаргонизм).
Таким образом, данная норма не предполагает, что регистрация товарного знака за определенным лицом может нарушать публичные интересы. Соответственно, по мнению Президиума, регистрация обозначения «Гордость Молдавии» за российским юридическим лицом не нарушает общественных интересов.
Вывод:
Закон запрещает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые противоречат общественным интересам сами по себе. При этом регистрация товарного знака за конкретным лицом не может противоречить общественным интересам и не является основанием для отказа в регистрации.
NB: Тем не менее, нужно принимать во внимание, что ГК РФ содержит другое основание для отказа в регистрации товарного знака – способность обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ). По устоявшейся практике Роспатента, если в обозначении содержится указание на какой-либо географический объект – страну, город, регион – а заявитель, при этом, не имеет к этому объекту никакого отношения, в регистрации товарного знака будет отказано именно по вышеупомянутому основанию.
8. Право на оспаривание решения Роспатента нельзя передать в порядке уступки права требования
(Постановление СИП от 26.06.2017 по делу №СИП-810/2016)
ООО «Фестальпине Аркада Профиль» обратилось в СИП с заявлением об отмене решения Роспатента о признании недействительным патента.
В процессе рассмотрения судом данного заявления ООО «Фестальпине Аркада Профиль» заключило договор уступки прав на спорный патент. Помимо прочего, по данному договору передавалось «право требовать признания оспариваемого решения Роспатента недействительным, а также права и обязанности, имеющиеся у цедента как заявителя в рассматриваемом деле».
На основании данного договора первоначальный заявитель ходатайствовал о процессуальном правопреемстве, и его ходатайство было удовлетворено Судом по интеллектуальным правам.
Президиум Суда по интеллектуальным правам, отменяя вынесенное определение, указал, что право на обжалование решения публичного органа (коим является Роспатент) не может быть передано в порядке цессии. Президиум указал, что в порядке уступки может быть передано только право требования кредитора в обязательстве.
Правообладатель патента, признанного недействительным, и Роспатент находятся в административно-правовых, т. е. основанных на властном подчинении одной стороны другой, а не в гражданско-правовых обязательственных отношениях, в рамках которых возможна уступка права требования. Кроме того, право обжалования решения Роспатента неразрывно связано с исключительным правом на патент и не может быть передано отдельно от него. Передача исключительных прав на патент, в свою очередь, осуществляется в специально предусмотренном порядке (в частности, такая передача подлежит государственной регистрации).
Вывод:
Право на обжалование решения Роспатента не может быть передано по договору уступки. Такое право можно передать только вместе с передачей исключительных прав на патент в целом.
![]() |
Елена Бергер Санкт-Петербург Тел.: +7 (812) 346 79 90 |
![]() |
Владислав Щербатых Санкт-Петербург Тел.: +7 (812) 346 79 90 |
Дополнительная информация
По всем вопросам, возникающим в связи с вышеизложенным, или для получения дополнительных материалов Вы можете обратиться к Елене Бергер или Владиславу Щербатых в офис Capital Legal Services в Санкт-Петербурге.
Целью настоящего обзора является предоставление клиентам Capital Legal Services и иным заинтересованным лицам самой свежей информации об изменениях в законодательстве, которая в той или иной степени может повлиять на их деятельность или каким-либо образом затрагивает их интересы. Мнения и комментарии, приведенные в настоящем обзоре изменений в законодательстве, не являются юридическими заключениями и не отменяют необходимость получения юридической консультации или юридического заключения по отдельно взятым вопросам.
www.facebook.com/capitallegalservices