Обзоры законодательства
Как вы яхту назовёте – так она и поплывёт. Какое название регистрировать как товарный знак?
- Услуга: Интеллектуальная собственность
- Дата: 22.04.2020
Какое название регистрировать как товарный знак? Нужно ли придумывать что-то оригинальное, или в названии достаточно указать на род оказываемых услуг, например, покупка билетов в Интернете? Это, пожалуй, одни из самых важных вопросов при создании нового продукта или сервиса.
В сегодняшней рубрике #ИнтеллектуальныеСреды мы ответим на эти вопросы на примере громкого «дела Афиши».
ООО «Компания Афиша» является правообладателем товарного знака «Афиша», который был зарегистрирован ещё в далёком 1998 году. В марте прошлого года ПАО «МТС» зарегистрировало товарный знак «МТС Афиша» для своего нового сервиса – онлайн-платформы по продаже билетов на различные мероприятия. В апреле 2020 года по заявлению ООО «Компания Афиша» регистрация товарного знака «МТС Афиша» была частично прекращена – в том числе, в отношении услуг по бронированию билетов на зрелищные мероприятия.
Почему это произошло? Палата по Патентным спорам установила факт включения в товарный знак «МТС Афиша» средства индивидуализации, принадлежащего другому лицу (товарного знака «Афиша»), и однородность товаров и услуг, в отношении которых они были зарегистрированы. В связи с этим, Палата по патентным спорам согласилась с доводом ООО «Компания Афиша» о нарушении ПАО «МТС» пункта 10 статьи 1483 Гражданского Кодекса РФ при регистрации своего товарного знака.
Переводим с юридического на русский: согласно пункту 10 ст. 1483 ГК РФ, регистрация товарного знака может быть признана недействительной при одновременном наличии двух условий. Во-первых, товарный знак включает в себя элементы, которые уже до этого имели самостоятельную охрану (например, другой товарный знак). Во-вторых, и товарный знак, и включенный в него элемент зарегистрированы в отношении однородных товаров или услуг.
Понятие однородности раскрывается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10: это принципиальная возможность возникновения у обычного потребителя представления о принадлежности разных товаров или услуг одному производителю. Другими словами, если два товара имеют одинаковое назначение и одинаковый круг потребителей, то они могут быть признаны однородными (например, в «деле Афиши» однородными были признаны услуги по бронированию билетов на зрелищные мероприятия и услуги по организации спортивных и культурно-просветительных мероприятий).
Какие последствия у данного решения? Во-первых, обладатель товарного знака «МТС Афиша», несмотря на вложенные средства и проведенный маркетинг, теперь не может его использовать в отношении некоторых товаров и услуг (например, на билетах и иной полиграфической продукции, или в отношении услуг по предоставлению торговых интернет-площадок). Во-вторых, решение Палаты по патентным спорам имеет «обратную силу»: другими словами, регистрация товарного знака «МТС Афиша» в отношении части товаров и услуг была признана незаконной с момента подачи заявки. Это позволяет ООО «Компания Афиша» требовать компенсацию за незаконное использование своего товарного знака в отношении определённых товаров и услуг (например, бронирование билетов на мероприятия) за всё время, пока ПАО «МТС» использовало словесный элемент «афиша» - даже тогда, когда это формально являлось законным (похожий вывод был неоднократно подтвержден на практике, см. напр. Решение Верховного суда РФ по делу № А27-23197/2014).
Какие выводы можно сделать из этой ситуации? Во-первых, успешная регистрация товарного знака не является панацеей – всегда существует риск её отмены. Во-вторых, невнимательный подход к выбору товарного знака может не только повлечь потерю вложенных в его развитие средств, но и создать дополнительные убытки, связанные с выплатой компенсации (если, конечно, громкие разбирательства не являются элементом пиара).
Как можно было избежать подобного риска? Чем раньше возникает такой вопрос, тем больше возможностей: если компания только разрабатывает варианты названия, то стоит провести поиск по Реестру товарных знаков – это позволит избежать возможных дополнительных трат, связанных с судебными спорами. Начальный поиск можно самостоятельно провести на ресурсе linkmark.ru.
Если же товарный знак уже зарегистрирован, то стоит внимательнее присмотреться к конкурентам со схожими товарными знаками – возможно, имеются основания для отмены их регистрации, например, в связи с неиспользованием в течение трёх лет подряд. Если это невозможно, остается ждать: в том случае, если часть одного товарного знака тождественна или сходна до степени смешения с другим товарным знаком, то его правовая охрана может быть прекращена в течение 5 лет с даты государственной регистрацией. Например, ООО «Компания Афиша» была вправе предъявить требование ПАО «МТС» вплоть до марта 2024 года.
Таким образом, выражение «Как вы яхту назовёте – так она и поплывёт» приобретает новые смыслы: оригинальное название не только сможет привлечь клиентов, но и существенно снизит юридические риски.
Данный обзор подготовлен юристами практики Интеллектуальной собственности Capital Legal Services.