Обзоры законодательства
Значимые позиции СИП и ВС РФ по праву интеллектуальной собственности за первое полугодие 2017 года
- Услуга: Интеллектуальная собственность
- Дата: 11.07.2017
Правовые позиции по авторскому праву
1. Фотографическое произведение тоже можно цитировать (Определение ВС РФ от 25.04.2017 №305-ЭС16-18302 по делу №А40-142345/2015).
Истец (индивидуальный предприниматель) обратился с иском к обществу «Архи.ру», которое размещало на своем сайте ряд еженедельных обзоров блогов. Обзоры включали в себя оформленные в виде цитат фотографии и фрагменты текста различных материалов, публикуемых в сети Интернет. Обществом «Архи.ру», в числе прочих, были размещены фрагменты блога истца с 22 фотографиями, исключительные авторские права на которые принадлежат истцу.
Считая, что при размещении фотографий обществом «Архи.ру» были нарушены права и законные интересы предпринимателя, последний обратился в суд с иском о взыскании компенсации, исчисленной исходя из 20 000 рублей за каждое фотографическое произведение. Общество, при этом, ссылалось на то, что фотографии были размешены в рамках свободного цитирования, допустимого, в соответствии со ст. 1274 ГК РФ, без согласия правообладателя.
Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Суд апелляционной инстанции взыскал с общества «Архи.ру» в пользу предпринимателя 220 000 рублей компенсации, указав, что нормы о свободном цитировании к использованию фотографических произведений неприменимы. Суд по интеллектуальным правам поддержал доводы суда апелляционной инстанции
Верховный суд, рассматривая данное дело в кассационной инстанции, указал, что поскольку спорные фотографии были использованы в обзорных статьях в информационных целях в порядке цитирования, а объем цитирования является допустимым и оправданным целями обзоров, посвященных различным публикациям на архитектурные темы, такое цитирование является допустимым случаем свободного использования произведений. Суд постановил решение апелляционного суда отменить, решение первой инстанции оставить в силе.
Вывод:
Верховный суд подчеркнул, что любые произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторскими правами, в том числе фотографические произведения, могут быть свободно использованы в порядке цитирования без согласия автора и выплаты вознаграждения при одновременном наличии следующих условий:
- цитируемое произведение стало общественно доступным на законных основаниях;
- цитирование осуществляется в информационных, научных, учебных или культурных целях;
- указан автор и источник заимствования;
- произведение используется в объеме, оправданном целью цитирования.
2. Съемка и показ объекта материального мира, в котором воплощен объект авторского права, может представлять собой нарушение авторского права (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2017 №С01-39/2017 по делу №А40-233779/2015).
В одной из серий российского сериала содержалась сцена, центральным объектом которой было подарочное издание книги Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Издатель книги, который является правообладателем исключительных прав на дизайн данного издания и его иллюстрации, обратился в суд к продюсерскому центру с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на указанные произведения.
Ответчик возражал, ссылаясь на то, что исключительные права истца на оформление издания исчерпаны с момента продажи конкретного экземпляра книги в соответствии со ст. 1272 ГК РФ, поэтому истец никаких требований о нарушении исключительного права заявить не может. Кроме того, ответчик, как собственник конкретного экземпляра произведения, имеет право распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе, используя его в качестве реквизита для съемок.
Суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу истца, мотивировав его тем, что в конкретном эпизоде само оформление книги имело сюжетообразующую роль, и внимание в этом эпизоде акцентировалось именно на оригинальном оформлении книги. Таким образом, в рассматриваемом случае имело место не просто использование книги в качестве реквизита, но использование ее оформления в качестве сюжетообразующего объекта, что должно признаваться использованием объекта авторского права. Данная позиция была поддержана Судом по интеллектуальным правам.
Вывод:
Использование при съемке и показе аудиовизуального произведения материального объекта, в оформлении которого воплощено охраняемое авторским правом произведение, может быть признано нарушением исключительного права на произведение в случае, если
- оформление формирует сюжет сцены;
- внимание зрителя акцентировано на оформлении объекта, а не на объекте материального мира как таковом.
3. Компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки и персонаж произведения подлежит взысканию с продавца даже в том случае, если реализованный им контрафактный товар был приобретён у иного лица (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2017 №С01-414/2017 по делу №А82-7654/2016).
ООО «Маша и Медведь» обратилось с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании по 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, а также 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на персонаж «Маша» из аудиовизуального произведения «Первая встреча», в связи с тем, что ответчиком предлагалась к продаже и была реализована детская игрушка, являющаяся контрафактной продукцией. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены.
Индивидуальный предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, утверждая о том, что спорный товар имеет легальное происхождение, а в действиях лица имеются признаки злоупотребления правом, так как именно истец инициировал покупку игрушки.
Суд по интеллектуальным правам не поддержал доводы кассационной жалобы, указав, что продавец контрафактного товара подлежит привлечению к гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности даже при доказанности факта приобретения спорного товара у иного хозяйствующего субъекта. Незаконное использование объекта интеллектуальной собственности не исчерпывается производством контрафактного товара – действия по предложению спорного товара к продаже и его продажа также должны быть квалифицированы как незаконные.
Суд по интеллектуальным правам также не принял во внимание довод ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца, так как он не доказал, что умысел покупателя был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной целью которого было причинение вреда другому лицу.
Вывод:
Незаконным использованием товарного знака является не только продажа контрафактного товара, но и предложение спорного товара к продаже, его продажа и демонстрация на выставках и ярмарках, а равно любое иное использование или введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе хранение, перевозка с этой целью, а также ввоз товара на территорию Российской Федерации.
Правообладатель имеет право предъявлять требования ко всей цепочке хозяйствующих субъектов, незаконно использующих товарный знак: начиная от производителя, заканчивая конечным продавцом. Тот факт, что сам конечный продавец приобрел контрафактный товар у третьего лица, не освобождает его от ответственности за незаконное использование товарного знака.
Правовые позиции в отношении прав на товарные знаки
4. Суд не вправе по собственной инициативе уменьшать компенсацию за незаконное использование товарного знака ниже минимума, установленного законом (Определение ВС РФ от 25 апреля 2017 г. №305ЭС1613233 по делу №А40-131931/2014).
Общество «Шато-Арно» обратилось с иском к обществу «Фирма Вастом» о запрете использования обозначения «Арагац» для индивидуализации товаров 33-го класса МКТУ и о взыскании 10 440 600 рублей компенсации. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным судом и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2016, исковые требования общества «Шато-Арно» удовлетворены частично. Суд запретил обществу «Фирма Вастом» использовать обозначение «Арагац» для индивидуализации товаров 33-го класса МКТУ и взыскал с общества «Фирма Вастом» в пользу общества «Шато-Арно» 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак (в остальной части требований было отказано).
При этом компенсация была рассчитана истцом в размере двукратной стоимости контрафактного товара (пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ), и была снижена судом в 100 раз по сравнению с заявленным размером на основании принципов разумности и справедливости.
Верховный Суд постановил направить дело на новое рассмотрение. Суд указал, что снижение компенсации, рассчитанной в соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, по сути является снижением компенсации ниже пределов, установленных законом. Верховный суд сослался на недавнее Постановление Конституционного суда от 13 декабря 2016 года №28-П, в соответствии с которым снижение компенсации ниже установленного законом предела принципиально допустимо в исключительных случаях. При этом позиция Конституционного суда о возможности снижения компенсации ниже низшего предела, по мнению Верховного суда, применима, в том числе, к спорам, где ответчиком выступает юридическое лицо (позиция КС была сформулирована только для споров с индивидуальными предпринимателями).
Однако, указал, Верховный суд, такое снижение возможно только в случае, если ответчик сделал мотивированное заявление о необходимости снижения размера заявленной компенсации и привел доказательства необходимости ее снижения. По собственной инициативе и без надлежащего основания суд не вправе снижать размер компенсации, заявленной и рассчитанной в соответствии с пп. 2 п.4 ст. 1515 ГК РФ.
Ни заявления ответчика, ни доказательств, подтверждающих необходимость снижения компенсации, в деле представлено не было, следовательно, суды снизили размер компенсации ниже установленного законом предела без должных оснований, в результате чего дело было направлено на новое рассмотрение.
Вывод:
Компенсация в размере, рассчитанном в соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ как двойная стоимость контрафактного товара или двойная стоимость права использования товарного знака, может быть снижена судом только на основании мотивированного заявления ответчика.
При этом сторона, заявившая о необходимости снижения размера взыскиваемой компенсации, обязана доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение суммы взыскиваемой компенсации ниже установленного законом размера должно быть обосновано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.
5. Взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак возможно, даже если в привлечении нарушителя к административной ответственности было отказано (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2017 №С01-130/2017 по делу №А12-40377/2016).
Предприниматель использовал товарный знак, принадлежащий «Автовазу» («Ладья в овале»), на вывеске своего магазина, а также продавал запчасти фирмы «Автоваз». В отношении предпринимателя ввиду этих двух фактов было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.10 КоАП РФ. Однако суд отказал в привлечении предпринимателя к ответственности за данные действия, указав, что запчасти, продаваемые им, являются оригинальными, а не контрафактными, следовательно, их реализация не образует состава правонарушения. Использование товарного знака на вывеске также не образует состава правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП, поскольку данная статья предусматривает ответственность за незаконное нанесение товарного знака на товар, а не за использование его в рекламе.
После этого «Автоваз» обратился в суд в исковом порядке за взысканием компенсации за использование товарного знака компании на вывеске магазина предпринимателя. Суд по интеллектуальным правам, рассматривая данное дело в кассационной инстанции, указал, что факт непривлечения предпринимателя к ответственности за использование товарного знака на вывеске еще не говорит о том, что в его действиях отсутствует нарушение прав на товарный знак. Одним из возможных нарушений прав на товарный знак является использование его в рекламе без разрешения правообладателя, которое не охватывается диспозицией нормы ст. 14.10 КоАП РФ, однако влечет за собой гражданско-правовую ответственность.
Вывод:
Возможность привлечения нарушителя исключительного права на товарный знак к гражданско-правовой ответственности не зависит от возможности привлечения его к административной ответственности за незаконное использование товарного знака.
Составы административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП, и гражданского правонарушения различны. Таким образом, даже если в привлечении лица к административной ответственности в соответствии со ст. 14.10 КоАП было отказано, его привлечение к гражданско-правовой ответственности остается возможным.
6. Правообладатель может запрещать третьим лицам использовать товарный знак в доменном имени только в пределах предоставленной этому знаку правовой охраны (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2017 №С01-102/2017 по делу №А40-131800/2015).
Правообладатель словесного товарного знака CHRISTINA обратился к группе лиц с иском о запрете использования ими доменного имени christinashop.ru и домен второго уровня christina.cherryshop.ru. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования правообладателя в части запрета использования ответчиками указанного товарного знака в доменных именах.
Суд по интеллектуальным правам также согласился с доводами судов нижестоящих инстанций о том, что имело место нарушение прав истца на товарный знак. Тем не менее, СИП отметил, что товарный знак правообладателя зарегистрирован только для товаров 3 класса МКТУ, следовательно, запрет на его использование может касаться исключительно использования в отношении товаров этого класса. Абсолютный запрет на использование данного обозначения в доменном имени, по мнению СИП, приводил бы к необоснованному расширению объема правовой охраны товарного знака.
Вывод:
Обладатель прав на товарный знак может запретить использование тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком доменного имени только в отношении тех товаров и услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.
При этом правообладатель не может запретить использование товарного знака в доменном имени в отношении любых товаров и услуг, подобный абсолютный запрет необоснованно расширяет правовую охрану товарного знака, который всегда регистрирует только для определенных классов товаров и услуг, и является недопустимым.
7. Использование общеизвестного товарного знака для неоднородных товаров не образует состава административного правонарушения (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2017 №С01-64/2017 по делу №А32-16340/2016).
В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.10 КоАП РФ, ввиду того, что предприниматель продавал чехлы для телефонов, маркированные товарным знаком CHANEL. Суд первой инстанции привлек предпринимателя к ответственности, апелляционный суд оставил решение в силе.
Суд по интеллектуальным правам отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, указав следующее. Спорный товарный знак признан общеизвестным, что позволяет правообладателю запрещать другим лицам использовать его в отношении любых товаров и услуг, а не только тех, для которых он зарегистрирован. Однако это правило действует только в рамках гражданско-правовых отношений. Диспозиция же ст. 14.10 КоАП РФ сформулирована таким образом, что нарушением является незаконное использование товарного знака только для однородных товаров, вне зависимости от того, является ли знак общеизвестным.
Ввиду того, что предприниматель реализовывал чехлы для телефонов, а товарный знак CHANEL зарегистрирован для других товаров, которые не являются однородными товарам предпринимателя, в действиях предпринимателя нет состава правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ.
Вывод:
Если товарный знак был признан общеизвестным, правообладатель может запрещать его использование в отношении любых товаров и услуг, если такое использование будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может нарушить его законные интересы. Перечень товаров и услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, для защиты прав на общеизвестный товарный знак средствами, предусмотренными ГК РФ, значения не имеет.
В то же время, административная ответственность за незаконное использование товарного знака (ст. 14.10 КоАП) наступает только в случае, если товарный знак был незаконно использован в отношении товаров или услуг, для которых товарный знак был зарегистрирован.
Таким образом, признание товарного знака общеизвестным расширяет возможности его правовой защиты средствами гражданского законодательства, однако порядок и условия привлечения к административной ответственности за нарушение прав на товарный знак остаются прежними.
8. Обязанность третьих лиц не нарушать право на товарный знак возникает с момента его государственной регистрации (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2017 №С01-114/2017 по делу №А54-4230/2015).
АО «САН ИнБев» обратилось к АО «Русская Пивоваренная компания «Хмелефф» с иском о прекращении использования обозначения. При этом указанное обозначение на момент обращения с иском и на момент нарушения еще не было зарегистрировано в качестве товарного знака – была лишь подана заявка на его регистрацию. Впоследствии, когда товарный знак уже был зарегистрирован, истцом было подано уточнение в порядке ст. 49 АПК РФ, которым ссылка истца на заявку была заменена на ссылку на наличие зарегистрированного товарного знака. Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили требования истца.
Суд по интеллектуальным правам указал, что в соответствии со ст. 1491 ГК РФ, действие товарного знака в случае его регистрации является ретроспективным и распространяется с момента подачи заявки. В то же время, возникновение исключительного права на товарный знак признается с момента его регистрации. Таким образом, хотя право на товарный знак охраняется ретроспективно с момента подачи заявки, обязанность третьих лиц не нарушать данное право возникает с момента государственной регистрации, и соответствующее требование может возникнуть у правообладателя не ранее, чем товарный знак будет зарегистрирован.
Тем не менее, решения судов нижестоящих инстанций не были отменены, поскольку они оспаривались заявителем только в части размера взысканной компенсации. Выводы судов о наличии или отсутствии у истца права на обращение в суд ни одной из сторон в кассационной инстанции не оспаривались.
Вывод:
Обязанность неограниченного круга лиц не нарушать право на товарный знак не может возникнуть ранее его государственной регистрации. Таким образом, лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного знака, не может предъявить третьим лицам какие-либо требования в период с даты подачи заявки на регистрацию товарного знака до даты регистрации такого знака.
![]() |
Елена Бергер
Санкт-Петербург Тел.: +7 (812) 346 79 90 |
|
Дополнительная информация
По всем вопросам, возникающим в связи с вышеизложенным, или для получения дополнительных материалов Вы можете обратиться к Елене Бергер в офис Capital Legal Services в Санкт-Петербурге.
Целью настоящего обзора является предоставление клиентам Capital Legal Services и иным заинтересованным лицам самой свежей информации об изменениях в законодательстве, которая в той или иной степени может повлиять на их деятельность или каким-либо образом затрагивает их интересы. Мнения и комментарии, приведенные в настоящем обзоре изменений в законодательстве, не являются юридическими заключениями и не отменяют необходимость получения юридической консультации или юридического заключения по отдельно взятым вопросам.
www.facebook.com/capitallegalservices